Tudo o que você já quis saber sobre marcas e patentes

Chega de correr de um lado para o outro pela internet tentando tirar suas dúvidas sobre propriedade industrial e intelectual! Reunimos as 30 perguntas mais frequentes no mundo das marcas e patentes e disponibilizamos as respostas logo abaixo para facilitar a sua vida.

Pronto para conferir? Então separe 7 minutos do seu tempo e desfrute com atenção:

 

1 – Já tenho meu registro na Junta Comercial, preciso registrar a marca?

Sim, precisa. O registro na Junta Comercial tem abrangência estadual, já a marca registrada no INPI tem abrangência nacional. Em algumas situações o registro da marca no INPI pode cancelar o registro na Junta Comercial enquanto que o inverso não é possível. O registro na Junta Comercial, dependendo do caso, até pode ajudá-lo a não perder a marca, mas obrigatoriamente você precisará registrá-la no INPI.

Também é importante lembrar que uma empresa pode ter quantas marcas registradas quiser, porém só uma razão social, pois são coisas diferentes, com funções diferentes.

 

2 – Qual a vantagem de ter uma marca registrada?

Basicamente a marca é registrada de forma defensiva ou ofensiva. Ou seja, você pode registrar uma marca para evitar que alguém tente impedi-lo de usá-la (caso das pequenas empresas) ou para evitar que os outros usem essa marca (geralmente estratégia de empresas médias e grandes). Entre os problemas que uma marca sem registro pode trazer está a possibilidade de ser processado, ter que mudar a marca e ainda pagar uma indenização para outra empresa.

Quanto aos benefícios diretos, só uma marca registrada pode gerar receita através de licenciamento, franquia ou venda (do registro).  Somente uma marca registrada pode ser avaliada, contabilizada e, se for o caso, utilizada como garantia bancária para empréstimos, financiamentos, operações internacionais, etc…

O registro da marca no Brasil lhe dá vantagens caso queira proteger sua marca em outros países, não há proteção automática, mas o registro no país de origem é fundamental caso haja uma disputa pela marca no exterior.

 

3 – Se tiver algum problema eu mudo de marca e pronto, certo?

Errado. Você pode até mudar de marca, mas isso não evita que você responda pelo uso que fez da marca registrada de outra empresa. Nesses casos, é comum que o titular da marca exija indenização, além da mudança imediata da marca. Só na mudança de marca você já tem prejuízo: imagine ter que mudar todos os impressos, veículos, fachada, placas, carimbos e até o registro na Junta Comercial.

 

4 – O nome da minha empresa é o meu sobrenome, então não preciso me preocupar?

Errado. Um dos maiores erros é imaginar que, sendo seu sobrenome, não há riscos. Pelo contrário, os riscos são muito maiores! Existem outros parentes com o mesmo sobrenome?  Existem parentes com o mesmo sobrenome e atuando no mesmo segmento? Talvez você nem os conheça, mas nada impede que um deles tenha uma empresa no mesmo ramo que o seu e pior: que ele tenha pedido o registro antes de você! Existem outras pessoas, fora da sua família com este sobrenome?

Então é importante que você proteja sua marca antes que outro o faça, e o impeça de usá-la, mesmo sendo um parente (distante ou não) ou até um estranho com o mesmo sobrenome.

 

5 – Existe outra empresa com o mesmo nome (marca) da minha empresa, então não posso registrar minha marca?

Talvez. No Brasil as marcas são registradas por classes. São 45 classes diferentes, que reúnem produtos ou serviços com afinidades. Então podemos ter a marca “Continental” registrada para uma empresa na classe de Cigarros e para outra na classe de Eletrodomésticos e assim por diante.

Se a empresa citada estiver usando a marca para outro produto ou serviço, é bem possível que você possa proteger sua marca. Também é importante saber quem usa a marca a mais tempo, se a marca é parte da razão social de alguma das empresas, se é exclusiva ou não, enfim, são vários fatores que podem liberar ou impedir o registro da sua marca, o melhor é fazer uma Busca de Anterioridade. É preciso estudar o caso detalhadamente.

 

6 – Se eu não registrar a marca, qual pode ser meu prejuízo?

É difícil quantificar um problema que pode até nem acontecer, mas vamos tentar: se você não registrar, mas alguém fizer isso, sua empresa pode ser processada por uso indevido de marca e o autor do processo poderá solicitar indenização. Essa indenização varia entre 3% e 5% do faturamento bruto de sua empresa nos últimos cinco anos.

Caso ele somente solicite que você pare imediatamente de usar, isso pode ser exigido com um, dois ou mais dias, a critério do proprietário da marca (cabe ao juiz concordar ou não com esse prazo). Você terá que desembolsar os valores referentes à impressos, fachada, notas fiscais, veículos adesivados etc.

 

7 – Quem pode registrar uma marca?

O INPI estabelece que para o registro da marca você deverá exercer licitamente a atividade para a qual pretende proteger a marca. Por exemplo, se você pretende registrar uma marca para proteger artigos do vestuário, deverá provar que exerce essa atividade. Geralmente isso é feito através do CNAE constante no CNPJ da sua empresa, por isso geralmente as marcas são registradas por pessoas jurídicas, mas há exceções em que pessoas físicas podem registrar marcas.

Os profissionais liberais, por exemplo, podem comprovar facilmente o exercício da atividade. Então advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas, contabilistas e muitos outros podem registrar marcas. Mas esse registro deve ser vinculado à atividade que exercem; um engenheiro não pode registrar uma marca para o “produto” cimento ou para confecções; somente para “serviços de engenharia”.

Para saber a diferença basta pensar se a sua atividade pode ser prestada por pessoa física ou, em geral, é necessário ter uma empresa. Empresas e pessoas estrangeiras também podem registrar marcas, seguindo o mesmo princípio lógico do exercício lícito da atividade.

 

Em resumo, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, nacionais ou estrangeiras, podem registrar marcas, mas tem que ser em segmento compatível com sua condição, não dá para ter uma pessoa física registrando marca para Banco, Automóvel, etc… Também é impossível um médico registrar marca para o segmento de Advocacia (e vice-versa).

 

8 – Só profissionais liberais podem registrar marca sem CNPJ (empresa)?

Não. A exigência do INPI é que você comprove que exerce a atividade licitamente. Então, se você for, por exemplo, organizador de eventos, poderá fazer o registro da marca dos eventos que criou, o mesmo vale para todas as profissões não-regulamentadas (designers, programadores, consultores, publicitários, etc…). É claro que para registrar uma marca em um segmento de profissão regulamentada, só com a comprovação da atividade, ex.:

Advogado(a), Contador(a), Contabilista, Engenheiro(a), Arquiteto(a), Corretor(a) de Imóveis, Corretor(a) da Bolsa de Valores, Corretor(a) de Seguros, etc…

 

9 – Posso registrar uma marca sem ter empresa?

Sim, em alguns casos. Os profissionais liberais, por exemplo, podem comprovar facilmente o exercício da atividade. Portanto advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas, contabilistas e muitos outros podem registrar marcas para serviços (não para produtos). Mas esse registro deve ser vinculado à atividade que exercem; um engenheiro não pode registrar uma marca para o “produto” cimento ou para confecções; somente para “serviços de engenharia”.

Já os produtores agrícolas (com registro no INCRA) podem registar marcas para animais vivos (frangos, por exemplo), para horti-fruti (in natura), etc… Músicos podem registrar seus nomes artísticos ou nome de sua banda/grupo, os produtores de eventos para seus eventos (shows, seminários, festas, etc…) e os designers/webdesigners podem registrar a marca de seu estúdio/escritório/agência.

 

10 – Existe patente de marca?

Não. Marcas são registradas, não são patenteadas. É um erro comum falar em “patente de marca”, mas não se preocupe, o registro é uma proteção até maior que uma patente. Uma diferença fundamental é que a patente tem um prazo de validade limitado, dependendo do tipo de patente pode ser – no máximo – de 25 anos.

 

11 – Qual a proteção que tenho ao registrar uma marca?

O registro da marca garante ao seu titular o direito de exploração comercial da marca, o direito de impedir que terceiros imitem, reproduzam, importem, vendam ou distribuam produtos com sua marca sem sua autorização em todo território nacional.

Esse direito pode ser limitado pelo INPI caso a marca seja composta por elementos de uso comum, descritivos ou até necessários no segmento, para isso o INPI inclui ressalvas que chamamos de “apostila” no registro, são coisas como:

“Sem exclusividade da palavra XXXX isoladamente”

“Sem exclusividade do elemento nominativo”

“No conjunto”

     Essas são as ressalvas mais comuns caso a sua marca tenha um desses “apostilamentos” procure orientação de um especialista antes de sair brigando com todo mundo, você pode se dar mal já que sua marca não é totalmente exclusiva, se abusar do seu direito pode sofrer um revés.

 

12 – Quanto tempo dura o registro de uma marca?

No Brasil o registro de marca é concedido por períodos de dez anos e pode ser renovado a cada 10 anos sem limite máximo de renovações. Mas o titular da marca tem que solicitar a renovação do seu registro durante o nono ano de vigência do registro, caso contrário ele pode perder a marca.

 

13 – Ao registrar uma marca ninguém mais pode usá-la, certo?

Não necessariamente. Você terá a marca protegida e ninguém poderá usá-la na atividade ou produto para o qual você pediu o registro. Outras atividades ou produtos podem até ter uma marca igual à sua.

Veja a marca “Continental”, por exemplo. É registrada para eletrodomésticos para uma empresa, cigarros para outra, hotéis para outra, transportadora e vários outros segmentos, são 14 empresas diferentes de segmentos completamente distintos, todas usando a marca “Continental” sem qualquer prejuízo para seus negócios.

Você registrou a marca “Continental” para eletrodomésticos, mas existe outra empresa que produz pneus com esse nome, você não poderá impedi-los de usar e de registrar a marca, porque seu produto está em outra classe e não existe possibilidade do cliente ir à loja comprar um micro-ondas e sair com um pneu por engano.

O foco da análise é a possibilidade de confusão por parte do cliente, se uma pessoa comum pode confundir as marcas/empresas, há possibilidade de impedir o uso e o registro da marca, se essa possibilidade não existe ou é remota, provavelmente você não poderá fazer nada contra essa outra marca.

 

14 – Se uma marca (mesmo famosa) não tiver registro para um determinado produto ou serviço, posso registrar?

Calma, existem exceções. Marcas muito conhecidas recebem uma proteção especial do INPI, mas isso não é nenhuma irregularidade, lobby ou coisa assim. É simplesmente a manutenção do mesmo princípio que guia o registro da marca: evitar que o consumidor seja enganado.

Imagine ter uma marca Farmácia Gerdau. Certamente todos pensariam que tem vínculo com a Gerdau S/A, certo? E uma lanchonete Coca-Cola? Confecções McDonald’s? Que tal uma rede de lanchonetes Airton Senna?

Marcas menos famosas do que os nossos exemplos, mas muito conhecidas no seu segmento, também tem alguns dispositivos na lei de marcas que as beneficiam, então, via de regra, pirataria é um mau negócio!

 

16 – Minha empresa vende tapetes. Minha marca é Rei dos Tapetes, posso registrá-la?

Sim, mas atenção: toda marca que é “evocativa” (que engrandece suas qualidades) ou “descritiva” (descreve o produto ou serviço) é considerada marca fraca. Ou seja, ela pode ser registrada por sua empresa, mas outras poderão registrá-la também, porque ela não tem o que comumente chamamos de “características distintivas”. É uma marca tão diretamente ligada ao produto que não pode ser exclusiva de nenhuma empresa.

Muitas marcas de sucesso são “marcas fracas”, só como exemplo vamos citar algumas:

  • Água de Cheiro (é como eram chamados os “perfumes” antigamente, consta no classificador do INPI como tipo de produto);
  • BIG  (Grande em inglês, não pode ser exclusiva).

Apesar de não haver exclusividade do elemento nominativo, a identidade visual é exclusiva de quem a registra (logotipo) e, muitas vezes, a empresa torna-se tão conhecida no segmento que constrange os concorrentes de usarem marcas similares sob pena de serem taxados de piratas, apesar de não ser o caso.

 

17 – Vale a pena registrar uma marca fraca?

Depende. Se você tem um logotipo que o diferencia e, dentro da região onde atua, é reconhecido, vale a pena, sim. Imagine que na sua cidade só exista a sua “Casa das Torneiras”, já é motivo para proteger sua marca.

Lembre-se que a marca tem função defensiva também. Ou seja, neste caso você fará o registro para evitar que outra empresa a registre e o impeça de usar sua própria marca. Em uma eventual disputa judicial, caso uma empresa tenha pelo menos o pedido de registro no INPI e a outra não tenha nada, a primeira já começa em vantagem e isso pode ser decisivo para o processo.

Também é muito recomendado o registro de marcas (mesmo fracas) de sites, blogs, etc… Nada mais “fraco” do que ter o tipo do produto como endereço do site, certo? Imagine, por exemplo: carro.com.br. Nada mais óbvio, certo? Nada mais fraco, certo? Porém, se estivesse ativo teria milhares de visitas. Isso não é justificativa suficiente para registrar a marca?

 

18 – Posso registrar como marca nome de personagens de quadrinhos ou do cinema?

Não. Apesar de muitos deles não estarem registrados em nenhuma das 45 classes previstas no INPI, existe uma restrição na própria Lei de Marcas (lei 9.279) que proíbe que títulos ou personagens protegidos pelo direito autoral sejam registrados como marca, salvo com consentimento do autor.

Esse tipo de erro é especialmente mais comum em conjuntos musicais, bandas de rock etc. Entretanto, para licenciar a marca para produtos, o titular do direito autoral obrigatoriamente precisa registrar a marca.

 

19 – Posso registrar como marca o nome de um filme (ou livro)?

Não. Apesar de muitos deles não estarem registrados em nenhuma das 45 classes previstas no INPI, existe uma restrição na própria Lei de Marcas (lei 9.279) que proíbe que títulos ou personagens protegidos pelo direito autoral sejam registrados como marca, salvo com consentimento do autor. Entretanto, para licenciar a marca para produtos, o titular do direito autoral obrigatoriamente precisa registrar a marca.

 

20 – Se eu não renovar minha marca, alguém poderá registrá-la em seu nome?

Sim. Esse é um problema muito comum, especialmente quando a empresa entra em processo de falência é frequente a perda de prazo. Além desses casos, muitas vezes a empresa simplesmente perde o interesse na marca e abandona o produto/serviço. É uma excelente oportunidade para que alguém que procura por uma marca nova. Essas marcas, abandonadas, estão legalmente livres para que qualquer um as registre. Muitas delas ainda têm forte apelo de mercado e consumidores fiéis.

 

21 – O INPI avisa se alguém usar a minha marca?

Vamos comparar o INPI com o Cartório de Registro de Imóveis: assim como o cartório de registro de imóveis não fiscaliza o uso do seu imóvel, o INPI também não verifica se houve uma “invasão” da sua marca, portanto o INPI não avisa se alguém copiar (piratear) a sua marca, ele apenas lhe dá condições de provar a propriedade sobre a marca e com isso, você pode procurar os meios cabíveis (administrativos ou judiciais) para defender seus direitos e expulsar os “invasores”. Por isso, é muito importante ter um Procurador especializado junto ao INPI que a companhe o processo de pedido de registro da sua marca e esteja sempre lhe avisando dos prazos, além de representar a sua empresa em casos de pirataria de marca por terceiros.

 

22 – O meu nome ficou errado no INPI, como mudar?

Se o nome ficou errado certamente houve um equívoco, seu ou do INPI. Caso seja um erro do INPI, basta fazer uma petição solicitando que o Instituto altere, nesse caso não há taxas, mas se você solicitar a um escritório para fazer o procedimento ele certamente lhe cobrará honorários.

Caso seja um erro seu (de digitação) você terá que fazer um procedimento para alterar esses dados e há taxas e honorários (se for feito por um escritório). Lembre que estamos falando do nome ou razão social do titular, não a marca em si.

 

23 – O que é uma marca mista?

As marcas mistas, acompanhadas de logomarcas ou logotipos, são fundamentais para a diferenciar seu produto ou empresa dos demais. Quando você tem somente o registro da marca nominativa (sem logotipo), tem somente o texto (fonema).

Se um pirata copiar seu logotipo com outro texto, somente com o registro da marca mista você terá como se proteger. Se você tem o registro na forma nominativa apenas, pode ter problemas com um concorrente que imite sua identidade visual sem copiar o texto.

O investimento para registrar a marca mista é igual ao da marca nominativa e muitas vezes a marca escolhida não tem condição técnica para obter o registro nominativo, por isso a marca mista é a opção mais recomendada para quem vai registrar sua primeira marca.

 

24 – Recebi uma Oposição, e agora?

Oposição é quando alguém (pessoa ou empresa) apresenta ao INPI uma argumentação formal, geralmente embasada em fatos e documentos, buscando que uma determinada marca não seja registrada.

Quando você recebe uma oposição tem 60 dias (contados da publicação do despacho) para fazer a manifestação à oposição, ou seja, a sua defesa, uma contra-argumentação, tentando demonstrar ao analista do Instituto que os motivos alegados na oposição não são legítimos ou não são suficientes para indeferir seu processo. Então, se a oposição tem informações que podem convencer o técnico de que sua marca não deve ser concedida você deve avaliar 3 questões:

1 – A Oposição é consistente, mas tenho informações que justificam a manutenção do registro da minha marca (nesse caso vale a pena fazer a manifestação).

2 – A Oposição é absurda, confusa, baseada em alegações visivelmente inconsistentes (nesse caso não vale a pena fazer a manifestação).

3 – A Oposição tem consistência, os fatos são inegáveis e não há como convencer o técnico do contrário (nesse caso não vale a pena fazer a manifestação e você deve buscar outra marca – registrável – imediatamente).

Independente de haver ou não a manifestação (que é opcional) o processo será julgado pelos técnicos do INPI.

 

25 – Minha marca foi Indeferida, e agora?

O indeferimento nem sempre é o fim da linha para sua marca, muitas vezes se consegue reformar a decisão do INPI com uma boa argumentação, com elementos que comprovem que os motivos que foram alegados para o indeferimento são insuficientes ou estão equivocados. Quando há o indeferimento você tem 60 dias corridos para recorrer, se não fizer isso neste prazo a marca é arquivada definitivamente.

 

26 – O que quer dizer “Sobrestado”?

Um processo é “Sobrestado” quando sua decisão depende do resultado de outros processos, anteriores à ele. Por exemplo:

  • Duas empresas pedem o registro de uma mesma marca, a que pediu primeiro tem o processo deferido.
  • A segunda tem o processo “sobrestado” até que haja comprovação de que a primeira empresa pagou as taxas finais, se isso ocorrer, o segundo processo é indeferido, se não houver pagamento das taxas finais, o primeiro processo é arquivado por falta de pagamento e o segundo é deferido.

Enquanto o processo estiver sobrestado ele não se movimenta, fica “congelado”. As vezes o sobrestamento é feito com base em argumentos fracos, que podem ser contestados, nesses casos podemos interceder junto ao INPI e solicitar a remoção do sobrestamento, agilizando o processo.

 

27 – O que é Processo de Nulidade?

Depois que a marca é Concedida, há um prazo de 180 dias para que qualquer legítimo interessado, mediante argumentos e/ou provas, solicite o cancelamento do registro, ou seja, sua anulação.

Quando a marca recebe um pedido de nulidade, ela continua “valendo” até que o INPI decida sobre a solicitação de Nulidade, acatando-a ou negando-a. O titular da marca tem 60 dias para apresentar sua defesa no caso de pedido de nulidade.

Havendo ou não defesa (manifestação) o processo continua e o técnico do INPI analisa os argumentos apresentados. O INPI não tem prazo para julgar um processo de nulidade, assim como qualquer outro procedimento do Instituto.

 

28 – Saiu a Concessão da minha marca, agora ninguém pode tomar ela de mim?

Se você não tomar algumas precauções poderá perder sua marca, mesmo já estando registrada. Os motivos mais comuns para perda do registro são:

1 – Alguém solicita a caducidade da marca, a empresa mudou o logotipo, não mantém o uso do logotipo antigo e nem pediu o registro do novo;

2 – Alguém solicita a caducidade da marca, a empresa não acompanha o processo e perde o prazo para se defender de um pedido de caducidade;

3 – Após a concessão, há um prazo para que qualquer empresa solicite a nulidade (administrativa ou judicial) da marca, o prazo administrativo é de 180 dias, já o judicial é de 5 anos;

4 – A empresa simplesmente perde o prazo e não renova o registro.

Por isso, mesmo após a concessão é indispensável continuar acompanhando o processo.

 

29 – O que é Caducidade?

O processo de “Caducidade” possibilita o cancelamento de marcas que não estejam em uso ou estejam sendo usadas de forma diferente do que foi concedido. Se por um lado é preocupante para os titulares de marcas, também é um instrumento de defesa contra uma concentração exagerada de marcas.

Imagine que no seu segmento há uma ou duas empresas muito grandes, com grande capital e agora essas empresas registram dezenas, centenas, milhares de marcas no seu segmento de atuação, nunca usam a maioria das marcas registradas, mas acumulam marcas para “cercar” os melhores nomes e impedir os concorrentes de usá-los, não seria injusto?

Com a caducidade, se uma empresa registrou uma marca que você gostaria de registrar e não está a usando ou está usando de forma diferente do que foi registrado, você pode solicitar a caducidade e talvez consiga o direito de registrar essa marca (caso a caducidade seja concedida).

 

30 – Posso perder minha marca mesmo já registrada?

Mesmo depois de concedida você pode perder o registro da sua marca se não tomar alguns cuidados. A lei diz:

CAPÍTULO VI – DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142 – O registro da marca extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;
II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
III – pela caducidade; ou
IV – pela inobservância do disposto no Art. 217.

Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Parágrafo 1o.- Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Parágrafo 2o.- O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144 – O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Cabe salientar que o uso da marca deve ser exatamente como ela foi concedida, então, se a marca é MISTA e sua empresa mudar o logotipo, deve solicitar um novo registro (para proteger a nova identidade visual) e também tomar alguns cuidados para comprovar o uso do logotipo antigo, pelo menos até o novo ser concedido.

 

É muito comum ocorrerem essas 4 situações:

1 – A empresa muda o logotipo, não mantém o uso do logotipo antigo e nem pede o registro do novo;

2 – A empresa não acompanha o processo e perde o prazo para se defender de um pedido de caducidade;

3 – Após a concessão, outra empresa solicita a nulidade do registro, o empresário não acompanha e não se manifesta a tempo.

4 – A empresa simplesmente não renova o registro e acaba perdendo a marca.

 

BÔNUS: Perdi um prazo, e agora?

Em geral os prazos do INPI (regulamentados pela lei 9.279) são de 30, 60 ou 180 dias, mas há casos de prazos curtos de cinco dias (cumprimento de exigência formal).

Alguns procedimentos são opcionais como a manifestação à oposição, mas em geral, perder um prazo significa que seu processo será arquivado ou extinto, por falta de cumprimento de algum procedimento, por isso é tão importante ter alguém cuidando semanalmente do seu processo (acompanhamento processual).

Em alguns casos a perda do prazo significa muito mais do que a perda do processo, significa a perda irreversível da marca.

 

Ufa, parabéns por ter chegado ao final desse artigo! São mais de 4000 palavras e mesmo assim você leu resposta por resposta que separamos pra você.

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