Por: Juliana Perdoncini 

O assunto abordado neste texto é decorrente de meu cotidiano, enquanto diretora da empresa Primeiro Mundo Marcas e Patentes (franquia de Blumenau-SC). Não é raro, sermos procurados por empreendedores que buscam o registro de sua marca e se deparam com uma realidade não esperada, qual seja, a notícia de que a marca que, por muitas vezes, vem sendo usada há anos por meu pretenso cliente, já fora registrada por outra pessoa física ou jurídica.

É de se perceber a falta de informação acerca da importância da consulta prévia da marca que se pretende registrar junto ao órgão competente. Como parte do projeto de estruturação de qualquer empreendimento, deve estar presente, o estudo de viabilidade de registro da marca que por este será utilizada, a fim de assegurar o registro da mesma.

Caso esse estudo de viabilidade não seja realizado, culminando no uso indevido de marca alheia, sérias consequências jurídicas poderão refletir no empreendimento. Desde a perda da própria identidade, ou seja, a marca usada indevidamente, assim como, os investimentos com sites, cartões de visita, objetos personalizados, redes sociais, publicidades em geral, e, até mesmo, uma condenação civil e criminal pelo uso indevido de marca.

Usar marca alheia indevidamente é um assunto sério,  regulado pela lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual dispõe em seu art.189, que aquele que reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão, comete crime contra registro e estará sujeito a pena de- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa (BRASIL, 1996).

Na esfera civil, é possível encontrar centenas de julgados envolvendo temas relacionados ao uso indevido de marca registrada.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, analisou um caso envolvendo a marca Prada, que estava sendo utilizada indevidamente por uma empresa brasileira. De acordo com a Ministra Nancy Andrigui:

[…] o registro de marcas semelhantes, ainda que em classes distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. Ademais, segundo o entendimento desta Corte Superior, o princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência[…].(BRASIL, STJ, 2020)

A empresa que usava a marca Prada indevidamente, foi condenada a pagar uma indenização por danos morais no equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, a consulta prévia da disponibilidade da marca e seu registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é primordial para a constituição lícita de seu empreendimento. A consulta, embora possa ser realizada pelo próprio INPI, exige alguns cuidados especiais e uma assessoria na ocasião do registro, certamente auxiliará na prevenção de aborrecimentos futuros.

É importante que o empreendedor se mantenha informado sobre a importância do registro e da licitude da marca, ou seja, não pode a marca escolhida, estar proibida por lei.

O registro prévio da marca garante seu uso exclusivo em todo o território nacional, além de ser um patrimônio que agregará valor ao empreendimento. Uma das funções da marca é, pois, a econômica. Muitas vezes, o valor da marca supera os demais bens do empreendimento que ela representa, considerando-se um bem autônomo.

Este fator econômico da marca também está ligado a proteção da concorrência, a qual deve acontecer num ambiente justo, onde cada empreendimento apresente seu serviço ou seu produto de forma clara ao consumidor.

A boa notícia, é que a cada ano, a conscientização dos empreendedores sobre a importância do registro de sua marca vem aumentando. Segundo o INPI, os pedidos de marcas no ano de 2019, aumentaram cerca de 20% (vinte por cento) em comparação ao ano de 2018, totalizando 245,1 mil pedidos de registro (INPI, 2019).

O comércio virtual e uso de redes sociais para divulgar produtos e serviços, vem contribuindo para divulgação das marcas, ou seja, o uso correto de uma marca, por meio o registro junto ao INPI, é urgente e requer uma atenção especial dos empreendedores.

Para concluir, vale dizer-lhes que a marca deve ser resultado de inspiração, assim como o negócio que lhe deu origem. Mesmo assim, vale a pena buscar uma assessoria especializada em marcas a fim de garantir que sua ideia esteja protegida pela legislação, evitando gastos e incômodos desnecessários. Registrar uma marca não é uma despesa, mas sim, um belo investimento.

 

Referências

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 14 mai. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 19 jan.2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.730.067 – SP. Relatora: Ministra Nancy Andrigui, 15 de dezembro de 2020. Brasília, DF. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201800586937&dt_publicacao=18/12/2020 . Acesso em: 19 jan.2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL(INPI). Relatório de Atividades 2019.  Rio de Janeiro, RJ, 25 maio 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi_2019.pdf. Acesso em: 19 jan.2021.

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